บทความ

การจดเครื่องหมายการค้าผู้ประกอบการส่วนมากจะเริ่มจดทะเบียนในประเทศไทยก่อน ต่อมามีการสร้างธุรกิจจนมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้วางแผนที่จะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ ผู้ประกอบการบางรายเข้าใจว่าจดในประเทศไทยแล้วถือว่าคุ้มครองไปยังต่างประเทศด้วย บางรายเข้าใจว่าจดทะเบียนแค่ อเมริกา (USA) หรือ สิงคโปร์ (Singapore) ถือว่าเป็นการจดเครื่องหมายการค้าแบบทั่วโลกแล้วซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะหลักกฎหมายคือ เครื่องหมายการค้าจดประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้น ประเทศไหนไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นหากวางแผนการจดเครื่องหมายการค้าต่างประเทศไว้ให้พิจารณาขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสัญชาติของตนเอง

1.1 สืบค้นความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ติดปัญหาอะไร (ตามลิ้ง)

https://tm-imagesearch.ipthailand.go.th/#/imagesearch/1

1.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ใช้เวลา 8-12 เดือนอนุมัติ
1.3 อนุมัติรับจดทะเบียน คุ้มครอง 10 ปี (ต่ออายุได้ทุก 10 ปี)

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

หลังจากทำธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วหรือธุรกิจเริ่มเติบโต หรือ มีการขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศ ต้องทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศด้วยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันการเลียนแบบ และ รองรับการขยายสาขา หรือ แฟรนไชส์

2.1 เลือกเป้าหมายประเทศที่ต้องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
2.2 สืบค้นความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ติดปัญหาอะไร (ตามลิ้ง)

https://branddb.wipo.int/en/quicksearch

2.3 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศใช้เวลา 8-12 เดือนอนุมัติ
2.4 อนุมัติรับจดทะเบียน คุ้มครอง 10 ปี (ต่ออายุได้ทุก 10 ปี)

# วิธีการเลือกหัวข้อ 2.1

จดทะเบียนกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ทำธุรกิจแต่เน้นป้องกัน
– ประเทศผู้ผลิตและมีโอกาศโดยละเมิด เช่น ประเทศจีน
– ประเทศที่หากมีการโดยตัดหน้ายื่นจดทะเบียนก่อนและยากในการเพิกถอน และ มีราคาเพิกถอนสูง เช่น อินโดนีเซีย (ต้องฟ้องศาล) , ฟิลิปปินส์ (ค่าทนายราคาสูง), พม่า (ค่าทนายราคาสูง), กัมพูชา (ใช้ระบบ First-to-file ยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่าและค่าทนายราคาสูง) จีน (ใช้ระบบ First-to-file ยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่าและค่าทนายราคาสูง)

จดทะเบียนกลุ่มประเทศที่ทำธุรกิจจริง
-ประเทศที่มีแนวโน้มจำหน่ายให้ลูกค้าเป้าหมาย
-ประเทศที่มีตัวแทนจำหน่ายเป้าหมาย
-ประเทศฐานโรงงานผลิต

จดทะเบียนกลุ่มประเทศที่มีแผนขยายตลาดในอนาคต
-ประเทศที่มีแนวโน้มขยายตลาดในอนาคตให้ลูกค้าเป้าหมาย
-ประเทศที่มีตัวแทนจำหน่ายให้ลูกค้าเป้าหมายในอนาคต
-ประเทศฐานโรงงานผลิตเป้าหมายในอนาคต

# วิธีการเลือกหัวข้อ 2.3

การยื่นตรง (Direct route)
เป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนแยกรายประเทศ หลายทะเบียน ต่ออายุแยกทะเบียนรายประเทศ เช่น มี 10 ประเทศยื่นคำขอ 10 ฉบับแยกกันไม่เกี่ยวข่้องกัน ทำพร้อมกันหรือทยอยทำก็ได้ เหมาะสำหรับงบประมาณน้อย หรือ ทยอยทำตามแผนการตลาด

การยื่นผ่านระบบมาดริด (Madrid System)
เป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนรวมกันครั้งเดียวหลายประเทศ ทะเบียนเดียว ต่ออายุทะเบียนเดียว เช่น มี 10 ประเทศยื่นคำขอ 1 ฉบับรวมกัน ทำพร้อมกัน เหมาะสำหรับงบประมาณมาก และ พร้อมทำตามแผนการตลาดแบบรวดเดียว

ขั้นตอนที่ 3 การแก้ไขติดตามคำขอจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

การยื่นตรง (Direct route)
แม้คำขอในประเทศไทยจะผ่านแล้วแต่คำขอในประเทศปลายทางอาจจะไม่ผ่านก็ได้ เนื่องจากปัญหาความเหมือนคล้าย หรือ โดนคัดค้าน เป็นต้น ซึ่งต้องให้ทนายในประเทศปลายทางรายประเทศยื่นคำโต้แย้งให้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การยื่นผ่านระบบมาดริด (Madrid System)
คำขอในประเทศไทย (Basic Application) ต้องผ่านเท่านั้นเป็นเงื่อนไขของระบบนี้ หากคำขอในประเทศไทย (Basic Application) ไม่ผ่านจะส่งผลให้ความสมบูรณ์ของเอกสารทะเบียนเดียวไม่ผ่านไปด้วย

และ แม้คำขอในประเทศไทยจะผ่านแล้วแต่คำขอในประเทศปลายทางอาจจะไม่ผ่านก็ได้ เนื่องจากปัญหาความเหมือนคล้าย หรือ โดนคัดค้าน เป็นต้น ซึ่งต้องให้ทนายในประเทศปลายทางรายประเทศยื่นคำโต้แย้งให้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การแสดงหลักฐานการใช้ (Declaration of use)

การยื่นตรง (Direct route) และ การยื่นผ่านระบบมาดริด (Madrid System)
หากคำขอได้รับการอนุมัติแล้ว บางประเทศจะต้องแสดงหลักฐานการใช้ (Declaration of use) ทุก ๆ 3 -5 ปี เช่น กัมพูชาทุก 3 ปี / ฟิลิปปินส์ทุก 3 ปี/ อเมริกาทุก 5 ปี /โมซัมบิก (Mozambique) ทุก 5 ปี และ อื่นๆอีกหลายประเทศ หากไม่ทำการแสดงหลักฐานการใช้ (Declaration of use) คำขอจะถูกเพิกถอน เป็นระบบป้องกันการจดทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้จริง

ขั้นตอนที่ 5 การต่ออายุ (Renewal)

การยื่นตรง (Direct route) คุ้มครอง 10 ปีนับจากวันยื่นคำขอจดทะเบียน ต่ออายุแบบหลายเบียนแยกประเทศ ต้องยื่นต่ออายุ (Renewal) ทีละประเทศแยกทะเบียนค่าใช้จ่ายสูงแยกรายประเทศ

การยื่นผ่านระบบมาดริด (Madrid System) คุ้มครอง 10 ปีนับจากวันยื่นคำขอจดทะเบียน ต่ออายุแบบทะเบียนเดียวรวมประเทศ ต้องยื่นต่ออายุ (Renewal) ทีเดียวพร้อมกันหลายประเทศรวมทะเบียนเดียว ค่าใช้จ่ายไม่สูง

สรุป:

การจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศสำคัญมากเพราะเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิทางกฎหมายที่มีมูลค่าทางธุรกิจ หากวางแผนตั้งแต่ต้น จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกชิงจดทะเบียน เและช่วยให้แบรนด์สามารถขยายตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นคงมากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่